Bí mật thương mại

CURRICULUM ON INTELLECTUAL PROPERTY Professor Michael Blakeney Queen Mary Intellectual Property Research Institute University of London TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ Giáo sư Michael Blakeney Viện nghiên cứu Sở hữu trí tuệ Queen Mary Đại học London Provided and translated by the EC-ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme (ECAP II) Tài liệu này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) dịch và cung cấp Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 2 Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ cung cấp Bài 6: Bí mật thương mại 1. Giới thiệu Mặc dù đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế cần bộc lộ đầy đủ thông tin để sáng chế có thể vận hành được (ví dụ: làm việc được), vẫn còn một số lượng đáng kể các bí quyết thương mại cần thiết để chuyển một sáng chế được bảo hộ thành có khả năng khai thác thương mại thực sự. Như vậy, việc thương mại hoá một sáng chế thông qua một doanh nghiệp sản xuất thường liên quan đến các công việc sau: (i) Nghiên cứu tiền đầu tư, kể cả việc chuẩn bị nghiên cứu khả thi và báo cáo dự án; (ii) Công việc kỹ thuật kể cả việc chuẩn bị mô tả máy móc, thiết kế nhà máy và bố trí phân xưởng; (iii) Lựa chọn thiết bị, xây dựng nhà máy, lắp đặt máy móc, thiết bị và khởi động nhà máy; (iv) mua công nghệ sản xuất; và (v) hỗ trợ kỹ thuật sau giai đoạn lắp đặt, kể cả các chương trình đào tạo và hỗ trợ quản lý. Tuy nhiên, khác với sáng chế, không tồn tại hệ thống đăng ký bí quyết kỹ thuật (know how), chúng chỉ được bảo hộ khi được xem là bí mật hoặc nếu có hạn chế đối với việc phổ biến thông tin. Trường hợp đối với hợp đồng lao động của người làm thuê, hầu hết các hệ thống theo thông luật (common law) đều có điều khoản hợp đồng cấm người làm công tiết lộ thông tin vốn được coi là thuộc sở hữu của chủ thuê lao động. Thông tin này bao gồm phần lớn các thông tin liên quan đến việc thương mại hóa tài sản trí tuệ liệt kê trên đây, như thiết kế nhà máy và thiết bị, phương pháp sản xuất và danh sách khách hàng. Điều khoản hợp đồng này chỉ áp dụng đối với người làm thuê. Để ngăn chặn bên thứ ba thực hiện các hành vi sai trái về mua và sử dụng các bí mật thương mại của người khác, toà án có quyền áp dụng các chế tài công bằng và bắt bên thứ ba bồi thường thiệt hại đối với các . Ví dụ: Một ví dụ cổ điển về một bí quyết thương mại có giá trị là công thức sản xuất Coca-Cola, một loại nước uống có từ 1866. Công ty Coca-Cola dựa vào hệ thống an ninh và truy tố, xét xử để bảo vệ sáng chế của họ. Ví dụ, bí mật thương mại được cất giữ trong hầm két nhà băng tại Atlanta, Hoa Kỳ, và chỉ được mở bởi Hội đồng giải quyết tranh chấp. Việc lựa chọn đối tượng này để cấp bằng sáng chế sẽ là mạo hiểm. Nếu người bất kỳ đó độc lập tạo ra một sáng chế thì người đó không xâm phạm quyền đối với sáng chế gốc. Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 3 Ngoài ra, nếu người khác có thể sử dụng kỹ thuật phân tích ngược đối với sáng chế đó để có được thông tin bí mật, họ có thể bộc lộ thông tin đó cho công chúng, triệt tiêu lợi thế thương mại của bí mật đó. Trong các trường hợp như vậy, đăng ký sáng chế có thể là sự lựa chọn cần thiết. 2. Nghĩa vụ giữ bí mật theo hợp đồng Trong các giao dịch sở hữu trí tuệ ví dụ như li-xăng công nghệ (chuyển giao quyền sử dụng công nghệ), thông tin nhạy cảm có thể cần phải được bộc lộ khiến cho bên kia có thể quyết định có tham gia hợp đồng li-xăng hay không. Trong các tình huống này, thông thường các bên yêu cầu đưa vào nội dung hợp đồng điều khoản về bộc lộ thay vì chỉ đơn giản dựa vào pháp luật chung về vi phạm cam kết giữ bí mật. Loại hợp đồng sở khởi này sẽ là Hợp đồng “giữ bí mật” hoặc hợp đồng “không tiết lộ”, theo đó bên nhận thông tin cam kết sẽ không sử dụng, tiết lộ, sao chép hoặc bằng cách khác xử lý thông tin được cung cấp mà không được phép của người có thông tin đó. Thông thường hợp đồng bao gồm điều khoản yêu cầu hoàn trả, trong một thời hạn nhất định, các bản sao tài liệu dạng giấy chứa thông tin đó; hoặc yêu cầu hoàn trả tài liệu nếu không một hợp đồng nào được ký kết giữa các bên. Một tình huống thường gặp khác, trong đó có quy định các nghĩa vụ giữ bí mật theo hợp đồng, là hợp đồng tuyển dụng người lao động. Thông thường, khi những người làm công sẽ phải xử lý các thông tin thương mại có giá trị và nhạy cảm, , các điều khoản về bộc lộ và sử dụng thông tin bởi người lao động sẽ được đưa vào hợp đồng tuyển dụng lao động. 3. Luật Bí mật thương mại của Hoa Kỳ Trước hết, có một hành vi gây thiệt hại ở Hoa Kỳ được gọi là “sự chiếm đoạt/biển thủ một bí mật thương mại”. Điều này đòi hỏi thông tin phải là một “bí mật thương mại”, , ví dụ như bí mật sử dụng trong kinh doanh, đó thực sự là bí mật (chưa được công chúng biết đến) và bí mật đó sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh cho người nắm giữ nó. Ngoài ra, còn có yêu cầu rằng bí mật thương mại bị chiếm đoạt/biển thủ, ví dụ, bí mật đó có được theo cách không theothông lệ hoặc vi phạm nguyên tắc bí mật hoặc biết được một số yếu tố nhất định. Hành vi chiếm đoạt trái phép bí mật thương mại được pháp điển hóa thành luật tại nhiều Bang của Hoa Kỳ. Pháp luật về bí mật thương mại tại các Bang này được mô hình hoá trong Đạo luật thống nhất về Bí mật thương mại, mặc dù tồn tại một số khác biệt trong dự thảo luật của các Bang. Pháp luật của nhiều bang cũng có quy định riêng biệt về tội hình sự đối với hành vi bộc lộ trái phép bí mật thương mại (ví dụ, Bộ luật hình sự của Bang California, Điều 499c). Cũng có cả pháp luật liên bang liên quan đến vấn đề này. Hành vi lấy cắp có chủ ý các bí mật thương mại “liên quan đến hoặc nằm trong một sản phẩm được sản xuất hoặc lưu thông trong thương mại giữa các bang hoặc ngoại thương” có thể vi phạm Đạo luật Tình Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 4 báo kinh tế 1996 18 USC Điều 1831 – 1839. Luật này quy định mức phạt rất lớn (ví dụ, đối với các công ty mức phạt đến 5 triệu đôla Mỹ), và có khả năng phạt tù đối với hành vi lấy cắp bí mật thương mại. 4. Bảo hộ theo Hiệp định TRIPS (Điều 39) (a) Giới thiệu Việc bảo hộ một số loại thông tin bí mật nhất định quy định tại Điều 39 cho thấy lần đầu tiên loại thông tin đó được chính thức bảo hộ trong một điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ vượt ra ngoài nghĩa vụ chung quy định tại Điều 10bis của Công ước Paris, theo đó khẳng định việc bảo hộ có hiệu quả chống cạnh tranh không lành mạnh cho các công dân các nước thành viên Liên minh Paris. Cấu trúc của Điều 39 là khoản 1 quy định việc bảo hộ chung đối với thông tin bí mật nêu tại khoản 2 và khoản 4 quy định đối với việc bảo hộ dữ liệu thử nghiệm không được tiết lộ được nộp cho các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt của Chính phủ. (b) Thông tin bí mật và cạnh tranh không lành mạnh Điều 39.1 quy định rằng “Để bảo đảm sự bảo hộ hiệu quả chống cạnh tranh không lành mạnh theo quy định tại Điều 10bis, Công ước Paris (1967), các Thành viên phải bảo hộ thông tin bí mật” theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 39. Khoản 2 quy định loại thông tin bí mật nói chung được bảo hộ tại các nước theo hệ thống thông luật (common law)luật bao gồm các án lệ chứ không phải là luật thành văn(statute law). Điều 10bis không đề cập đến việc bảo hộ thông tin bí mật như là một khía cạnh của cạnh tranh không lành mạnh. Điều 10bis (2) định nghĩahành vi cạnh tranh không lành mạnh là “hành vi cạnh tranh bất kỳ trái với với tập quán trung thực trong công nghiệp và thương mại”. Điều 10bis (3) liệt kê ba hành vi cụ thể bị cấm. Trong đó, hai hành vi đầu liên quan đến các hành vi không lành mạnh hoặc các quy kết chống lại đối thủ cạnh tranh và hành vi thứ ba liên quan đến việc gây nhầm lẫn cho công chúng về các thông tin liên quan đến hàng hoá sẽ cung cấp cho họ. Điều 10bis là một tình huống mới liên quan đến việc bảo hộ thông tin bí mật, bởi lẽ ít nhất là trong bối cảnh của thông luật, không có quy định nào đòi hỏi các bên tranh chấp phải tham gia mối quan hệ cạnh tranh và cũng không có gợi ý nào trong Điều này, hoặc trong các tài liệu bình luận chính thức về Điều 10bis áp dụng cho thông tin bí mật. Phần lớn hệ thống xét xử theo thông luật phản đối việc xây dựng một chế tài chung liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, chế tài đối với một số hành vi cạnh tranh không lành mạnh như mạo nhận, dối trá, lừa đảo gây tổn hại đã được thiết lập nhằm bảo vệ uy tín của các thương gia. Hành vi vi phạm nguyên tắc bí mật chưa bao giờ được coi là một dạng của cạnh tranh không lành mạnh, nhưng điều này có thể được giải thích như là một phương tiện để sử dụng Công ước Paris nhằm đưa hành vi này vào trong khuôn khổ Hiệp định TRIPS chống lại sự phản đối của các nước cho rằng vấn đề này nằm ngoài phạm vi của luật sở hữu trí tuệ truyền thống. Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 5 Một số quy định của Điều 10bis được đưa vào khoản 2 Điều 39 của Hiệp định TRIPS thông qua việc cho phép “thể nhân và pháp nhân” được quyền ngăn chặn việc bộc lộ thông tin bí mật “do họ kiểm soát một cách hợp pháp” và “không được sự đồng ý của họ theo cách trái với tập quán thương mại trung thực”. Phần chú thích cho khoản này định nghĩa cụm từ “hành vi trái với tập quán thương mại trung thực” là “tối thiểu là các hành vi như vi phạm hợp đồng, vi phạm bí mật và xúi dục vi phạm, và bao gồm việc thu thập thông tin không được tiết lộ từcác bên thứ ba vốn đã biết hoặc vô cùng vô lý khi không biết rằng các hành vi đó đó liên quan đến việc thu thập thông tin đó. (c) Bảo hộ thông tin bí mật có sở hữu Điều 39.2 quy định việc bảo hộ thông tin: (a) có tính chất bí mật, trong một tổng thể hoặc trong sự sắp xếp chính xác và tập hợp các bộ phận cấu thành nó, không được biết đến hoặc không dễ dàng tiếp cận được thông tin đó dưới dạng thông tin toàn bộ, tức là dưới dạng ghép nối theo trật tự chính xác mọi chi tiết của thông tin đó ; (b) có giá trị thương mại vì có tính chất bí mật; và (c) được người kiểm soát hợp pháp thông tin đó giữ bí mật bằng những biện pháp phù hợp thực tế. Tính chất bí mật Theo quy tắc thông thường, để được bảo hộ, thông tin phải có tính chất bí mật và không được công chúng biết đến, ví dụ, thông qua việc công bố trong bản mô tả sáng chế. Ví dụ, để quyết định liệu một người làm công có thể dựa vào vào kiến thức có được của mình trong thời gian làm việc cho chủ thuê lao động không, thì Bản tái tuyên bố đầu tiên về các hành vi vi phạm của Hoa Kỳ áp dụng các tiêu chuẩn sau đây, trong đó có một số tiêu chuẩn được liệt kê tại Điều 39.2. (1) Phạm vi thông tin được biết đến nằm ngoài phạm vi kinh doanh (của chủ doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh; (2) Phạm vi thông tin được biết đến bởi những người làm công và những người khác trong doanh nghiệp; (3) Phạm vi các biện pháp được người đó áp dụng nhằm bảo vệ bí mật thông tin; (4) giá trị của thông tin đối với chủ doanh nghiệp và đối với các đối thủ cạnh tranh; (5) Mức độ nỗ lực và số tiền mà doanh nghiệp đã chi để tạo ra thông tin; (6) Thuận lợi hoặc khó khăn mà nhờ đó thông tin có thể dễ dàng thu thập hoặc nhân bản thông tin bởi người khác. Điều 39.2 quy định khả năng thông tin có thể được xem là bí mật khi thành tố của nó được công chúng biết đến, nhưng bí quyết (know how) hoặc phương pháp kết hợp và tổng hợp các chi tiết đó được giữ bí mật. Nghĩa vụ giữ bí mật Để thành công trong vụ kiện chống lại hành vi vi phạm bí mật, không chỉ thông tin liên có quan phải không được công chúng biết đến, nhưng cũng phải được truyền đi trong hoàn cảnh áp dụng nghĩa vụ giữ bí mật. Trong vụ tranh chấp Coco với A.N. Clark (1969) RPC 41, phán quyết dẫn đầu của người Anh, Megarry J. đề ra một thử nghiệm mục tiêu trong Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 6 việc xác định liệu nghĩa vụ bảo mật được áp dụng trong việc chuyển thông tin hay không, với giải thích rằng “trong tình huống mà người bất kỳ đứng ở vị trí của người tiếp nhận thông tin đều có thể nhận thấy rằng với các căn cứ hợp lý, thông tin đang trong vòng bí mật, và khi đó điều này cũng đủ để cho người đó áp đặt nghĩa vụ công bằng về việc bảo mật”. Nghĩa vụ bảo mật ràng buộc không chỉ người trực tiếp nhận thông tin mật, mà còn các bên thứ ba - người nhận thông tin đó và biết rằng việc tiết lộ thông tin đó cho họ là vi phạm nguyên tắc bảo mật. Tình huống này thường xẩy ra đối với những bí mật thương mại trong đó người làm công sau khi nghỉ việc mang theo các bí mật thương mại cho người chủ mới của anh ta. (d) Các loại thông tin được bảo hộ Rất ít hạn chế đối với các chủng loại thông tin không được tiết lộ được bảo hộ trong vụ kiện vi phạm nguyên tắc bảo mật. Tuy nhiên, tình huống liên quan đến thương mại nêu trong Điều 39 có thể quy định hạn chế đối với việc nhập khẩu bán buôn vi phạm nguyên tắc bảo mật. Theo Điều 39.1 quy định này là sự mở rộng Điều 10bis của Công ước Paris liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh. Một yếu tố hạn chế khác là Điều 39 nằm trong một hiệp định về sở hữu trí tuệ. Thông tin không được bộc lộ là sự bổ sung bất biến đối với hầu hết các quyền sở hữu trí tuệ. Ví dụ, để đổi lấy sự bảo hộ sáng chế, người nộp đơn phải bộc lộ đầy đủ thông tin trong đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế để có thể áp dụng được sáng chế đó. Đương nhiên, để có được lợi thế cạnh tranh, người nộp đơn sẽ giữ bí mật thông tin liên quan đến cách thức khai thác thương mại sáng chế đó một cách có hiệu quả. Thông tin này, hay còn gọi là bí quyết (know how) bao gồm: cách thiết kế, bố trí nhà máy, kế hoạch tiếp thị, danh sách khách hàng, phương pháp kế toán và khảo sát. Điều 39 thừa nhận sự cần thiết bảo hộ các loại thông tin không tiết lộ này để đảm bảo việc khai thác thương mại một cách có hiệu quả quyền đối với sáng chế, ngoài những lý do khác. Tương tự, một nhãn hiệu được bảo hộ bị hạn chế khả năng khai thác thương mại nếu không có một cơ chế quảng cáo, cấp li-xăng, nhượng quyền kinh doanh và tiếp thị đối với sản phẩm hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu đó. Việc bảo đảm kiểm soát chất lượng của hàng hóa sản xuất theo li-xăng thường dẫn đến việc áp dụng các bí mật thương mại. Khi thông tin bí mật được ghi chép lại thì cũng có thể được bảo hộ một cách hạn chế theo luật bản quyền tác giả. Tuy nhiên, nếu nội dung bản ghi chép chỉ là một ý tưởng thì sẽ không được bảo hộ quyền tác giả bởi vì pháp luật về quyền tác giả chỉ bảo hộ cách thức mà ý tưởng được thể hiện. Pháp luật về bảo mật là phương tiện chính để hạn chế việc khai thác thương mại các ý tưởng không được tiết lộ. (e) Dữ liệu thử nghiệm không tiết lộ Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 7 Như đã đề cập trong phần giới thiệu trên đây về các nhà đàm phán Hiệp định TRIPS tỏ ra lo ngại về việc giữ bí mật dữ liệu thử nghiệm được nộp cho các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt của Chính phủ. Vì qua trình phê duyệt thường kéo dài, đặc biệt là đối với dược phẩm, nên cơ hội cho việc chiếm đoạt trái phép các dữ liệu đó bởi các đối thủ cạnh tranh là hiển nhiên. Điều quan ngại này được thể hiện tại Điều 39.3, cụ thể là: “Nếu các Thành viên quy định rằng điều kiện để được cấp phép tiếp thị dược phẩm hoặc nông hóa phẩm có chứa các thành phần hóa học mới là phải nộp kết quả thử nghiệm hoặc các dữ liệu bí mật khác thu được nhờ những nỗ lực lớn, thì phải bảo hộ các dữ liệu đó chống lại việc sử dụng thương mại không lành mạnh. Ngoài ra, các thành viên phải bảo hộ các dữ liệu đó chống lại việc tiết lộ, trừ trường hợp cần bảo vệ công chúng hoặc các biện pháp được thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm các dữ liệu đó được bảo vệ trước việc sử dụng trong thương mại không lành mạnh”. Cần lưu ý rằng Điều 39.3 chứa đựng ba điểm hạn chế. Thứ nhất, điều này chỉ áp dụng đối với dược phẩm và nông hóa phẩm; thứ hai, việc bảo hộ chỉ nhằm chống lại việc khai thác thương mại không lành mạnh; thứ ba, cơ quan chính phủ được miễn trừ nghĩa vụ bảo mật vì lợi ích công chúng. Vì vậy, cơ quan phê duyệt/xác nhận của Chính phủ có thể sử dụng dữ liệu thử nghiệm bí mật của người nộp đơn khi xem xét đơn của người khác liên quan đến các sản phẩm tương tự.