Chuyển nhượng và chuyển quyền sở hữu trí tuệ

h của người đó để đạt được kết quả như mong muốn. Việc xem xét thế nào là trung bình trong từng tình huống sẽ phụ thuộc vào bản chất, khả năng, năng lực và trách nhiệm của bên nhận chuyển giao trong từng hợp đồng cụ thể. (d) Cải tiến công nghệ Hệ quả tất yếu không thể tránh khỏi của li-xăng công nghệ là cả bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền đều có thể cải tiến công nghệ. Hợp đồng li-xăng có thể quy định cấp ngược trở lại cho bên chuyển quyền những cải tiến này. Việc cấp ngược trở lại này sẽ phải được thực hiện theo các quy định của luật cạnh tranh. Vấn đề gây tranh cãi là định nghĩa “cải tiến”. Theo định nghĩa rộng, cải tiến là “tiến bộ kỹ thuật liên quan đến công nghệ đã được cấp li-xăng được thể hiện trong một sáng chế, kiểu dáng, thay đổi phần mềm, hoặc bí quyết có khả năng bảo hộ hoặc được bảo hộ bởi một bằng độc quyền sáng chế, một quyền về kiểu dáng đã đăng ký hoặc chưa đăng ký, hay bởi luật về bí mật thương mại, được tạo ra sau ngày có hiệu lực của một thỏa thuận li-xăng”. Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 10 Theo quan điểm hẹp hơn, cải tiến được giới hạn ở tiến bộ kỹ thuật tương tự với sáng chế trong bằng độc quyền sáng chế đã được cấp li-xăng. Các khả năng liên quan đến cải tiến bao gồm: (i) Cải tiến không thể sử dụng được mà không xâm phạm độc quyền của bên chuyển giao; (ii) Cải tiến được xem như có bắt nguồn chủ yếu vào bí quyết đã được cấp li-xăng; (iii) Cải tiến chức năng để: (a) giảm chi phí sản xuất; (b) tăng doanh số bán sản phẩm; (c) tăng sản lượng. (iv) Cải tiến sản xuất ra các sản phẩm có các đặc điểm tương tự như sản phẩm hoặc quy trình đã được cấp li-xăng; và (v) Cải tiến liên quan đến tính cạnh tranh. Một lĩnh vực khó khăn mới liên quan đến cải tiến là cải tiến phần mềm máy tính, khi có thể phân biệt được thay đổi mã nguồn để giải quyết các vấn đề của phiên bản đầu tiên với việc nâng cấp mã nguồn nhằm cung cấp thêm các chức năng chưa tạo được trong phiên bản đã được cấp li-xăng. Một vấn đề quan trọng là công bố cải tiến. UNIDO khuyến nghị rằng để tránh việc công bố quá sớm, nên quy định rằng việc công bố phải được thực hiện sau khi đã nộp đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc, trong trường hợp cải tiến chưa được đăng ký, sau lần khai thác thương mại đầu tiên. Việc trì hoãn công bố sẽ đạt được ít nhất hai mục đích: một là tránh mất quyền bảo hộ dưới hình thức bằng độc quyền sáng chế; hai là có thêm thời gian để xác định cải tiến là thực sự hữu ích chứ không phải sẽ bị ngừng lại sau khi nghiên cứu sâu hơn giá trị của nó. Các hình thức cấp li-xăng ngược trở lại cho bên chuyển quyền có thể bao gồm: (a) Chuyển giao quyền, mặc dù phải tuân theo các quy định của luật cạnh tranh; (b) Chuyển giao quyền sở hữu có bảo lưu quyền tiếp tục sử dụng của bên được chuyển quyền. Điều này sẽ trao cho bên chuyển quyền sở hữu quyền quản lý công nghệ; (c) Cấp ngược trở lại một li-xăng không độc quyền. 6. Phí li-xăng (a) Giới thiệu Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 11 Việc xem xét việc cấp một li-xăng có thể có nhiều hình thức. Nó có thể được thực hiện dưới hình thức trả trước trọn gói, hoặc trả phí li-xăng, hoặc kết hợp cả hai hình thức này. Một hình thức thanh toán khác là giá trị cổ phần trong doanh nghiệp được cấp li-xăng khai thác công nghệ. Cũng có thể xem xét các hình thức khác như tài trợ hoạt động nghiên cứu, chỉ định ban cố vấn, quyền đầu tiên đối với các cải tiến và giải quyết các vụ kiện tụng còn tồn đọng. Hình thức trả phí li-xăng thường gặp là tính tỷ lệ trả phí trên doanh số bán hàng. Có thể là một khoản tiền tối thiểu phải trả hàng năm, theo một tỷ lệ nhất định hoặc một khoản trọn gói nếu chưa thu được lợi nhuận bằng lệ phí li-xăng. Li- xăng có thể được bắt đầu bằng việc trả một khoản trọn gói, cho đến khi thu được khoản lợi nhuận bằng lệ phí li-xăng. Nghĩa vụ trả một khoản trọn gói hoặc một khoản tiền tối thiểu phụ thuộc vào tính rủi ro của công nghệ. Bên cấp li-xăng sẽ ở vị thế thuận lợi hơn khi đòi số tiền này nếu công nghệ đã được phát triển. Trong trường hợp li-xăng công nghệ ở nước ngoài, sẽ nảy sinh vấn đề loại tiền tệ thanh toán và tỷ giá quy đổi. Ngày quy đổi tiền tệ có hiệu lực sẽ được lựa chọn. Ngày này có thể là ngày kết thúc một thời hạn tài chính hoặc một ngày nào đó khác nếu tỷ giá tiền tệ không ổn định. Trong trường hợp chuyển giao ra nước ngoài, nhà nước của bên nhận chuyển giao có thể áp đặt việc kiểm soát tỷ giá tại thời điểm bất kỳ thậm chí cả khi tỷ giá đó không còn được áp dụng vào thời điểm lập hợp đồng. Do đó, phải có những quy định có hiệu lực trong trường hợp việc kiểm soát tỷ giá khiến bên nhận li-xăng không thể chuyển tiền phí li-xăng hay các loại phí khác cho bên cấp li-xăng ngược trở lại nước của bên chuyển giao. Khi tỷ lệ phí li-xăng dựa vào một khoản cố định trên đơn vị, chỉ số lạm phát như CPI chẳng hạn sẽ được lựa chọn. Một quy định trong điều khoản về tiền phí li-xăng sẽ là bên cấp li-xăng có quyền kiểm tra tài khoản của bên nhận li-xăng. (b) Các khoản thanh toán trọn gói Các khoản thanh toán trong các hợp đồng công nghệ thường được thực hiện dưới hình thức trọn gói, trả phí theo tỷ lệ hoặc kết hợp cả hai. Các hợp đồng công nghệ thường liên quan đến việc chuyển giao các bí quyết có giá trị. Vì lý do này, bên chuyển quyền thường yêu cầu một khoản thanh toán trọn gói ban đầu khi bên được chuyển quyền bắt đầu triển khai hợp đồng. Khoản tiền này phải tương ứng với giá trị những thông tin đã được chuyển giao trong giai đoạn đầu của hợp đồng. Nó thường được áp dụng đối với việc chuyển giao Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 12 các tri thức quan trọng theo quan điểm của bên chuyển quyền. Nó cũng đề phòng khả năng không được thực hiện thanh toán nếu có vấn đề xảy ra khi triển khai li-xăng. Thanh toán một khoản trọn gói có thể sẽ là phù hợp sau khi kết thúc quá trình thử nghiệm hoặc nghiên cứu khả thi. Hình thức thanh toán trọn gói có lợi thế là thủ tục đơn giản hơn trả phí theo tỷ lệ. Bên được chuyển quyền cũng cảm thấy hài lòng hơn khi họ không phải công khai tài chính với bên chuyển quyền đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh. Đối với bên chuyển quyền, lợi thế của loại hình thanh toán này là nguồn vốn kinh doanh của họ sẽ tăng ngay lập tức. Trong khi hình thức thanh toán trả trước thường được quy định trong các thỏa thuận có chứa bí quyết, các li-xăng không chứa bí quyết lại thường không có quy định này. Theo quan điểm của bên chuyển quyền, điều này sẽ khuyến khích bên được chuyển quyền nỗ lực theo đuổi công nghệ. Hình thức phổ biến nhất là bên chuyển quyền ở vị thế mạnh hơn và yêu cầu trả một khoản phí tối thiểu. Nếu bên được chuyển quyền giỏi đàm phán, họ có thể đòi hỏi không có các khoản phí trả trước hay tối thiểu nào một cách quyết liệt. Bên được chuyển quyền có thể phải thanh toán riêng phí dịch vụ kỹ thuật cụ thể mà bên chuyển quyền cung cấp liên quan đến li-xăng. Những quy định này có thể được xem xét theo ba yếu tố chính (a) các chương trình đào tạo nhân lực cho bên được chuyển quyền, (b) các dịch vụ kỹ thuật cụ thể được thực hiện có sử dụng địa điểm và các thiết bị của bên chuyển quyền, và (c) chuyên gia kỹ thuật bên chuyển quyền cung cấp cho nhà máy của bên được chuyển quyền. Bên chuyển quyền thường sẽ đồng ý cung cấp dịch vụ đào tạo miễn phí, nhưng bên được chuyển quyền sẽ phải trả phí đi lại và ăn ở cho những người được đào tạo. Các loại phí cho các mục (b) và (c) thường sẽ được tính theo giờ và ngày cho mỗi người, cộng thêm chi phí đi lại và ăn ở phát sinh trong trường hợp hỗ trợ trực tiếp cho nhà máy của bên được chuyển quyền. Số tiền thanh toán trả trước phụ thuộc vào một vài yếu tố: o Đánh giá về giá trị công nghệ. o Li-xăng là độc quyền hay không độc quyền, có được phép cấp li-xăng thứ cấp hay không. o Có bao gồm ứng trước phí li-xăng hay không. Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 13 o Tỷ lệ phí li-xăng phải trả o Khoản phí li-xăng tối thiểu. o Khoảng thời gian phải trả phí li-xăng. Hình thức thanh toán một khoản trọn gói có thể được thực hiện định kỳ hoặc ghi nợ vào các khoản phí li-xăng trong tương lai. (c) Phí li-xăng theo tỷ lệ Giới thiệu Hầu hết các li-xăng đều quy định trả phí li-xăng dựa trên tỷ lệ phần trăm tổng doanh số bán hàng của sản phẩm được cấp li-xăng, như đã nêu trong phần định nghĩa. Đôi khi cũng quy định ngay từ đầu hoặc sau một khoảng thời gian nào đó sẽ phải trả một khoản ứng trước; khoản tiền này sẽ được trừ vào khoản phí li-xăng định kỳ. Phổ biến hơn là hình thức trả phí li-xăng theo thời hạn quy định (ba tháng, sáu tháng hoặc hàng năm) dựa trên doanh số bán hàng của giai đoạn ngay trước đó. Li-xăng độc quyền thường quy định một khoản phí tối thiểu hàng năm được coi là khoản thu nhập đảm bảo hàng năm cho bên chuyển quyền. Tuy nhiên, các thỏa thuận không độc quyền thường không có quy định này. Nhìn chung, các bên thường tính toán khoản phí tối thiểu dựa trên cách tính toán truyền thống là doanh số bán hàng sau khi đã trừ các chi phí trong thời hạn hợp đồng. Bên được chuyển quyền cần thận trọng khi chấp nhận các điều khoản về mức phí li-xăng tối thiểu bởi nó có thể là một gánh nặng tài chính khá lớn nếu phải lùi thời điểm bắt đầu triển khai sản xuất. Nếu không, bên được chuyển quyền nên đàm phán bắt đầu trả phí li-xăng tối thiểu sau một thời gian khai thác ban đầu và sau đó sẽ tăng dần (sau năm năm hoặc hơn) lên một khoản tiền thống nhất giữa hai bên có giá trị trong suốt thời hạn của thỏa thuận. Theo quan điểm của bên chuyển quyền, các khoản phí tối thiểu trong một thỏa thuận li- xăng được quy định nhằm mục đích đảm bảo bên được chuyển quyền sẽ nỗ lực hết sức mình để khai thác công nghệ. Các thỏa thuận này có thể quy định thời hạn kết thúc li- xăng nếu không trả phí tối thiểu hoặc rộng hơn, chuyển li-xăng từ dạng độc quyền sang không độc quyền. Vì lý do này, nếu trả phí tối thiểu là điều không thể tránh khỏi trong thỏa thuận li-xăng, bên nhận li-xăng phải cố gắng đàm phán để đạt được quy định về khoản phí li-xăng tối thiểu khả thi và thỏa đáng. Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 14 Việc đưa ra các quy định chuẩn xác về các khoản phí li-xăng tối thiểu là rất khó, bởi nó liên quan đến quá nhiều yếu tố. Một trình tự hợp lý là cả bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền đều cố gắng xây dựng kế hoạch dự trù về doanh số bán hàng, hoặc sử dụng các dự đoán về thị trường dựa trên một nghiên cứu khả thi và sau đó, giảm các dự trù này xuống một tỷ lệ phần trăm thỏa đáng và cố định để đưa vào thỏa thuận. (b) Tỷ lệ trả phí li-xăng Tỷ lệ trả phí li-xăng thường dựa trên tỷ lệ phần trăm các khoản thu nhập được kê là doanh số bán sản phẩm có sử dụng công nghệ được cấp li-xăng, hoặc tỷ lệ phần trăm tổng giá trị sản phẩm bao gồm cả hay đã trừ các chi phí. Rõ ràng, một vấn đề gây tranh cãi sẽ là định nghĩa về “giá trị sản phẩm”. Ví dụ, trong một số trường hợp, đã nảy sinh vấn đề liệu giá sản phẩm có bao gồm cả các thiết bị phụ trợ hay không. Một phương pháp đảm bảo doanh thu cho bên chuyển quyền là quy định bên được chuyển quyền phải đảm bảo với bên chuyển quyền sẽ sản xuất ra một số lượng sản phẩm tối thiểu mà dựa vào đó có thể trả được phí li-xăng tối thiểu. Điều này thường được quy định trong kế hoạch sản xuất tăng dần số lượng sản phẩm. Nếu bên được chuyển quyền không đáp ứng được sản lượng tối thiểu, bên được chuyển quyền sẽ bị chất vấn về việc liệu đã nỗ lực hết sức hay chưa. (c) Sổ sách ghi chép và Kiểm toán Khi có quy định về trả phí li-xăng, thỏa thuận li-xăng luôn quy định thêm phải duy trì các sổ sách tài chính để bên chuyển quyền có thể kiểm toán. Theo thông lệ, bên được chuyển quyền phải ra một tuyên bố, được một đại diện thích hợp của bên chuyển quyền hoặc một kế toán công độc lập được cả hai bên công nhận (thường được áp dụng trong trường hợp các bên chưa biết nhiều về nhau trước đó) chứng nhận, trong đó tính toán các khoản phí li-xăng đến một độ chi tiết vừa đủ để bên nhận li-xăng kiểm định tính xác thực của chúng. Thông thường, sẽ có một quy định bổ sung yêu cầu bên được chuyển quyền lưu các sổ sách tài chính cho phép bên chuyển quyền hoặc đại diện của mình xác định được tất cả các khoản thanh toán đã được thực hiện và tính chính xác của chúng. Những tài liệu này có thể được bên chuyển quyền hoặc một công ty kiểm toán thứ ba được hai bên chấp nhận kiểm tra sau một thông báo phù hợp. Nếu cần kiểm toán, thỏa thuận cũng cần quy định về việc bên nào sẽ phải chịu chi phí này. Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 15 (d) Trả tiền bản quyền riêng cho sáng chế và bí quyết kỹ thuật Các hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế và bí quyết kỹ thuật thường có xu hướng tách riêng việc thanh toán tiền bản quyền sử dụng hai đối tượng này. Có một số lí do giải thích cho xu hướng này: o Tiền bản quyền sử dụng sáng chế thường không mang tính đảm bảo cao vì luôn có nguy cơ chúng bị tuyên bố vô hiệu. o Tiền bản quyền sử dụng sáng chế chỉ có hiệu lực trong thời hạn bảo hộ của sáng chế có liên quan, còn tiền bản quyền sử dụng bí quyết kỹ thuật vẫn có hiệu lực sau thời hạn bảo hộ của bí quyết (xem thêm phần viết về Chuyển quyền sử dụng bí quyết kỹ thuật dưới đây). o Đối tượng được chuyển quyền sử dụng đối với sáng chế thường bị giới hạn ở phạm vi yêu cầu bảo hộ của sáng chế có liên quan, trong khi đó đối tượng được chuyển quyền sử dụng đối với bí quyết kỹ thuật thường được quy định rộng hơn. 7. Vi phạm, chấm dứt hợp đồng và trách nhiệm (a) Giới thiệu Thời hạn hợp đồng sẽ có ngày bắt đầu và kết thúc hợp đồng quy định, đôi khi có thể được gia hạn. Hợp đồng có thể qui định về thời gian thực hiện trước đó. Ví dụ, trong trường hợp một công nghệ chưa được chứng minh, hợp đồng có thể qui định thời điểm bắt đầu kể từ khi hoàn tất các thử nghiệm thành công. Thời hạn hợp đồng cũng chịu tác động của các yếu tố ngoại lai như vòng đời của một sáng chế. Điều khoản về chấm dứt hợp đồng có thể liên quan đến vấn đề vi phạm hợp đồng mà không được sửa chữa trong một thời hạn quy định sau khi có thông báo về hành vi vi phạm. Điều khoản này có thể bị giới hạn ở việc hết hạn hoặc hết hiệu lực sở hữu trí tuệ. Thông thường, hợp đồng thường nêu một cách cụ thể những lí do kéo theo việc chấm dứt hợp đồng như: thanh toán đáo hạn; phá sản; tình trạng vỡ nợ hay không trả được nợ; và thay đổi quyền kiểm soát. (b) Chấm dứt hợp đồng do vi phạm hợp đồng Mỗi bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng sau khi có thông báo cho bên kia trong trường hợp bên này không thực hiện một hay nhiều cam kết được qui định trong hợp đồng. Quyền chấm dứt hợp đồng sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm. Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 16 Quyền này sẽ không được chấp nhận nếu như hành vi vi phạm hợp đồng không mang tính nghiêm trọng. Trong trường hợp này, bên bị chấm dứt hợp đồng sẽ có quyền đòi bồi thường thiệt hại. Trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng, những lí do được coi là hợp lí để chấm dứt hợp đồng bao gồm việc không giữ bí mật thông tin mật và không thanh toán tiền bản quyền trọn gói như đã thỏa thuận. Mỗi bên có thể xem xét liệu hành vi bị khiếu nại có được coi là hành vi vi phạm hợp đồng hay không, hay nói cách khác, hành vi vi phạm có đủ mức độ nghiêm trọng để biện minh cho việc chấm dứt hợp đồng hay không. Ví dụ bên chuyển quyền sử dụng thứ cấp cho rằng việc bên nhận quyền sử dụng thứ cấp không thực hiện nghĩa vụ lập sổ sách kế toán nhằm đảm bảo cho kiểm toán có cơ sở tính phí bản quyền chính là hành vi vi phạm điều khoản về lập sổ sách kế toán, và đây chính là cơ sở hợp pháp để bên chuyển quyền sử dụng thứ cấp có thể chấm dứt hợp đồng chiểu theo điều khoản về chấm dứt hợp đồng. Thẩm phán xét xử vụ việc này đã cho rằng bên chuyển quyền sử dụng thứ cấp có quyền nêu trên. Trường hợp không có điều khoản về chấm dứt hợp đồng thì hợp đồng sẽ bị tự động chấm dứt khi xảy ra vi phạm một điều khoản chủ chốt của hợp đồng. Dưới đây là các trường hợp dẫn tới việc hợp đồng tự động bị chấm dứt: Thanh toán đáo hạn Bên chuyển quyền thường có quyền chấm dứt hợp đồng trong trường hợp việc thanh toán tiền bản quyền bị đáo hạn trong một thời hạn ấn định, thường là từ 60 đến 90 ngày. Ở một số nước, điều này không được áp dụng nếu việc thanh toán đáo hạn do những lí do tạm thời từ hoạt động ngân hàng hay chính phủ. Phá sản, vỡ nợ hay không trả được nợ Tình trạng phá sản hay vỡ nợ cũng là nguyên nhân dẫn tới việc chấm dứt hợp đồng. Khi trường hợp này xảy ra, bằng hoặc với sự thừa nhận của bên nhận, khiến cho bên nhận quyền không thể thanh toán tiền bản quyền hay triển khai công nghệ được chuyển giao, và nếu tình trạng này còn kéo dài trong một khoảng thời gian quy định, như 60 ngày hoặc nhiều hơn, thì bên chuyển quyền có thể có quyền chấm dứt hợp đồng sau khi kết thúc thời hạn quy định này. Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 17 Thay đổi quyền kiểm soát Cùng với việc các hoạt động sáp nhập và liên doanh gia tăng nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu, bên chuyển quyền luôn phải đề phòng khả năng công nghệ của họ vô tình bị rơi vào tay các đối thủ cạnh tranh khác qua con đường này. Bên chuyển quyền phải yêu cầu, với thế mạnh của mình, rằng trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, nếu bên được chuyển quyền bán một phần quy trình vận hành có tính thiết yếu đối với công nghệ được chuyển giao, và bên thứ ba có được phần vận hành này, hoặc nếu một bên cạnh tranh với bên chuyển quyền ở vào vị thế ngang bằng nhất định với bên được chuyển quyền hay có thể tiếp cận với công nghệ được chuyển giao qua con đường bất kỳ khác, bên chuyển quyền sẽ có quyền chấm dứt hợp đồng trong một thời hạn quy định. 8. Các quyền và nghĩa vụ sau khi chấm dứt hợp đồng Sau khi chấm dứt hợp đồng, bên chuyển quyền thường muốn quy định các biện pháp khắc phục nêu dưới đây: Các khoản thanh toán đáo hạn: nhanh chóng thanh toán tất cả các khoản tiền đáo hạn hoặc lũy kế. Thông tin kỹ thuật: Trao trả ngay lập tức tất cả các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, v.v. Không sử dụng công nghệ được chuyển quyền: Bên được chuyển quyền không còn được phép sử dụng sáng chế, bí quyết kỹ thuật hoặc các cải tiến công nghệ bất kỳ đã được chuyển giao. Máy móc: Trả lại các thiết bị máy móc đã mua liên quan tới công nghệ được chuyển giao. Trong trường hợp này, bên được chuyển quyền có thể sẽ được nhận bồi thường. Mức bồi thường phải được quy định trong hợp đồng, ví dụ có thể dựa trên giá trị khấu hao thiết bị. Bồi thường tổn thất: Do chấm dứt hợp đồng, bên chuyển quyền có thể phải từ bỏ khoản thu nhập mà không thể lấy lại một cách dễ dàng bằng việc chuyển quyền cho một bên hoặc các bên khác sau khi chấm dứt hợp đồng. Điều này có thể xảy ra nếu thời điểm cấp giấy phép thích hợp đã qua hoặc sự việc này tạo ra dư luận không tốt. Một điều khoản về bồi thường tổn thất cho phép bên chuyển quyền thu được khoản thu nhập bị mất trong các trường hợp này. Trong điều khoản quy định về bồi thường tổn thất đối với phần thu nhập trong tương lai từ tiền bản quyền, trong trường hợp hợp đồng chưa bị chấm dứt, tổn thất sẽ được ước tính và khấu trừ vào khoản thanh toán trọn gói cho bên chuyển quyền trong khoảng thời gian quy định tính từ ngày chấm dứt hợp đồng. Quy trình thực hiện này được thể hiện trong hợp đồng và thường nêu rõ việc khấu trừ theo tỉ lệ được thỏa thuận Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 18 trước. Trên thực tế, bên được chuyển quyền cần phải xem xét một cách kĩ lưỡng những nội dung của điều khoản về bồi thường tổn thất và đàm phán điều khoản này với bên chuyển quyền để đạt được cách tính tổn thất thấp hơn, hay thậm chí khả năng loại bỏ điều khoản này. Điều khoản cuối cùng: Trong phần này, các điều khoản qui định về tác động của việc chấm dứt hợp đồng, tính bảo mật, không sử dụng thông tin kỹ thuật, không sử dụng các phần về sáng chế trong hợp đồng được nêu một cách cụ thể nhằm cứu vãn việc hết hạn hoặc chấm dứt hợp đồng trong phạm vi được luật quốc gia cho phép. 9 Tác động đối với các bên được chuyển quyền thứ cấp Bên được chuyển quyền không được phép chuyển nhượng hoặc chuyển quyền sử dụng thứ cấp nếu không được sự đồng ý rõ ràng của bên chuyển quyền. Phạm vi chuyển quyền thứ cấp không được vượt quá phạm vi quy định trong hợp đồng chuyển quyền chính. Theo nguyên tắc chung, hợp đồng chuyển quyền thứ cấp sẽ kết thúc khi hợp đồng chuyển quyền chính chấm dứt. Khi bên được chuyển quyền thứ cấp phải chịu thiệt hại do bất công bắt nguồn từ cách quản lý không hợp lý của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền, luật công bằng sẽ được áp dụng để đạt được sự công bằng cho bên chịu thiệt hại. 10 Luật cạnh tranh, Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao quyền sử dụng (a) Giới thiệu Thoạt nhìn có vẻ luật cạnh tranh và luật sở hữu trí tuệ xung đột với nhau. Cơ sở của quan điểm này là quyền sở hữu trí tuệ tạo ra các quyền độc quyền, trong khi luật cạnh tranh tìm cách loại bỏ sự độc quyền. Tuy nhiên, quyền sở hữu trí tuệ hiếm khi tạo ra sự độc quyền khi mà gần như lúc nào cũng có các loại công nghệ thay thế. Hơn nữa, lý thuyết này không coi sáng tạo đổi mới trên các thị trường như một biện pháp tăng cường cạnh tranh. Sáng tạo đổi mới được xem là yếu tố sống còn nhằm tăng cường cạnh tranh. Tuy nhiên, sáng tạo đổi mới cũng rất phức tạp, đắt đỏ và kéo theo sự không chắc chắn, rủi ro, thí nghiệm kiểm tra và thử nghiệm. Ví dụ, trong cơ khí chế tạo, đổi mới sáng tạo kéo theo nhiều bước như định hình khái niệm về sản phẩm, các nghiên cứu kỹ thuật khả thi, phát triển sản phẩm, xác định giá trị thương mại và các bước chuẩn bị trước khi tiến hành sản xuất cũng như dự báo khả năng tồn tại của sản phẩm mới, toàn bộ thiết bị sản xuất, bảo hành sản phẩm sau khi bán và các cải tiến. Thêm vào đó, tất cả các việc không mang tính kỹ thuật như phân phối, tiếp thị, huy động vốn và quản lý nhân sự cũng cần phải được xem xét. Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 19 Nói một cách đơn giản, mục đích của luật sở hữu trí tuệ là cấp cho chủ sở hữu quyền phần thưởng dưới dạng các quyền độc quyền trong khoảng thời gian giới hạn để chủ sở hữu quyền đó có thể tiếp tục tiến hành đổi mới công nghệ của mình. Những đổi mới/cải tiến này cuối cùng sẽ có lợi cho người tiêu dùng vì họ sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ tốt hơn và rẻ hơn. Người ta cũng cho rằng nếu quyền sở hữu trí tuệ không mang tính độc quyền, những nhà sáng tạo đổi mới sẽ không được khuyến khích tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển, do đó sẽ dẫn đến tình trạng đình trệ của nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, trước mắt thì người nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ đang ở vào thế có thể tận dụng ưu thế trên thị trường của mình. Trong tình huống như vậy, cần nỗ lực đảm bảo rằng chủ sở hữu quyền được khuyến khích một cách hợp lý để có thể tiếp tục tiến hành hoạt động đổi mới, đồng thời cũng nên áp dụng luật cạnh tranh để đảm bảo rằng sự độc quyền như vậy không dẫn đến việc khai thác làm thiệt hại tới người tiêu dùng cũng như các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Với một nỗ lực để hài hoà các lợi ích của việc đổi mới và tự do cạnh tranh, nhiều quốc gia đã tìm cách loại bỏ hoạt động phi cạnh tranh ra khỏi các hợp đồng chuyển quyền sở hữu trí tuệ và các giao dịch chuyển giao công nghệ. Một số hệ thống luật pháp còn đặc biệt nới lỏng các quy định về cạnh tranh trong hoạt động chuyển quyền sở hữu trí tuệ. (b) Định nghĩa về thị trường Các cơ quan quản lý cạnh tranh chỉ ra rằng một thị trường có liên quan có: (i) phạm vi địa lý nhất định mà theo đó thị trường có thể là một thị trường toàn cầu, khu vực, quốc gia hoặc dưới cấp quốc gia; (ii) phạm vi chức năng mà trong đó có sự cạnh tranh riêng biệt giữa nhà sản xuất, người bán buôn và bán lẻ; phạm vi về thời gian mà trong đó có sự khác biệt giữa thị trường ngắn hạn và thị trường dài hạn; và phạm vi sản phẩm trong đó các sản phẩm thay thế cạnh tranh với nhau. Sách hướng dẫn về chống độc quyền đối với việc chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ (The Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property) do Bộ Tư pháp và Ủy ban Thương mại liên bang của Mỹ ấn hành ngày 06/04/1995 xác định ba thị trường sản phẩm có thể bị ảnh hưởng bởi các hợp đồng chuyển quyền sở hữu trí tuệ là: thị trường hàng hóa, thị trường công nghệ và thị trường cải tiến đổi mới. Các thị trường công nghệ bao gồm công nghệ được chuyển giao và các công nghệ thay thế tương tự. Trong việc xác định thị trường công nghệ có liên quan, Sách hướng dẫn về Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 20 chống độc quyền chỉ ra rằng các Cơ quan phải xác định được nhóm công nghệ và hàng hóa nhỏ nhất mà nhà độc quyền về loại công nghệ đó có thể gây ảnh hưởng nhất định trên thị trường, chẳng hạn bằng cách áp dụng biện pháp “tăng giá nhỏ nhưng quan trọng và lâu dài”. Do thực tiễn một số công nghệ được chuyển giao theo cách thức không dễ dàng để xác định tiền bản quyền, chẳng hạn trong trường hợp công nghệ đó thuộc một phần của hợp đồng lixăng trọn gói, các Cơ quan được tư vấn nên định hình thị trường có liên quan bằng cách xác định rõ các loại công nghệ và sản phẩm khác mà người mua có thể sử dụng để thay thế công nghệ được chuyển giao theo một giá có lợi thế so sánh so với giá sử dụng công nghệ được chuyển giao. Để xác định các thị trường công nghệ, cần có các thông tin về thị phần, có hiểu biết về đánh giá đối tượng tham gia thị trường và mối quan hệ thay thế giữa các công nghệ. Sách hướng dẫn về chống độc quyền đề xuất khoảng thời gian 2 năm để một loại công nghệ mới được chấp nhận trên thị trường. Trong việc định hình các thị trường cải tiến đổi mới, Sách hướng dẫn về chống độc quyền thừa nhận rằng hợp đồng chuyển quyền sử dụng có thể có ảnh hưởng cạnh tranh đến những cải tiến đổi mới mà không thể được xác định một cách thỏa đáng thông qua các phân tích về thị trường công nghệ hoặc sản phẩm. Ví dụ, những hợp đồng này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của loại hàng hóa chưa được sản xuất hoặc sự phát triển của các sản phẩm hay quy trình mới hoặc được cải tiến trong các thị trường địa lý nơi không có sự cạnh tranh tiềm ẩn hay thực sự nào giữa các hàng hóa có liên quan. Sách hướng dẫn về chống độc quyền cũng chỉ ra rằng thị trường cải tiến đổi mới sẽ bao gồm “việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm hay quy trình đặc thù mới hoặc đã được cải tiến và các đối tượng thay thế cho việc nghiên cứu và phát triển đó”. Sản phẩm thay thế này có thể bao gồm các hàng hóa hiện đang cạnh tranh với hàng hóa đang được phát triển. Sự cạnh tranh này sẽ được xác định qua câu hỏi liệu những nỗ lực nghiên cứu và phát triển có bị hạn chế do có sự hiện diện của sản phẩm thay thế hay không. Liên quan tới việc xác định các thị trường hàng hóa, các Cơ quan được tư vấn là nên tìm thông tin, bằng chứng về thị phần và các đánh giá của các đối tượng tham gia thị trường về tính cạnh tranh của những cải tiến đổi mới được thực hiện bởi đối tượng dự kiến tham gia thị trường. Do đó, ”khi các cá nhân/tổ chức có khả năng, lợi thế so sánh và được khuyến khích theo đuổi nghiên cứu và phát triển để tạo ra sản phẩm thay thế cho đối tượng nghiên cứu và phát triển của các bên kí kết hợp đồng chuyển quyền, các Cơ quan có thể giao những thị phần đều nhau cho các cá nhân/tổ chức đó”. Thường thì các nội dung nghiên cứu và phát triển sẽ có tác dụng giúp định hình thị trường có liên quan. Ví dụ, khi hai công ty chuyên về luyện kim tiên tiến thỏa thuận chuyển giao chéo quyền sử dụng các sáng chế có triển vọng về các bộ phận của động cơ máy bay phản lực trong bối cảnh chỉ Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 21 một số ít các công ty tiến hành việc nghiên cứu này, việc chuyển giao chéo này sẽ kìm hãm đáng kể sự cạnh tranh trong các thị trường công nghệ hoặc thị trường hàng hóa. Khi một cải tiến phát sinh ngoài khuôn khổ một dự án liên doanh, những tác động của cải tiến này tới sự cạnh tranh có thể được đánh giá thông qua việc tham chiếu tới các loại hình liên doanh cùng loại, thị phần nắm giữ của các bên liên doanh và qui định về những ràng buộc trách nhiệm bổ sung đối với các bên trong liên doanh. (c) Cạnh tranh Sự cạnh tranh rõ ràng tự nó đã thể hiện là một hành vi cạnh tranh mang tính thị trường. Báo cáo năm 1995 của Chưởng lý Ủy ban quốc gia về nghiên cứu các luật chống độc quyền (the 1955 Report of the U.S. Attorney-General’s National Committee to Study the Antitrust Laws) đã đưa ra một định nghĩa hữu ích về khái niệm này khi chỉ ra rằng: … các đặc tính cơ bản của sự cạnh tranh có hiệu quả về mặt kinh tế là không người mua hoặc một nhóm người mua nào có quyền lựa chọn mức lợi nhuận bằng cách chào hàng với giá nhỏ hơn hoặc giá cao hơn. Khi cạnh tranh thực sự tồn tại giữa những người bán, có thể là giữa các đối thủ cạnh tranh hay những người mới tham gia vào lĩnh vực này, những người này sẽ tìm cách kiểm soát quyền này bằng biện pháp tạo ra hoặc đe dọa tạo ra sự khuyến mại có hiệu quả. (trang 9). Khi đánh giá tác động tới sự cạnh tranh, tòa án chuyên trách có thể tập trung vào các yếu tố như cấu trúc thị trường bị ảnh hưởng bởi hoạt động chuyển quyền có liên quan, tác động của nó tới sự vận hành của thị trường hoặc dạng hành vi bị lên án; hoặc thông thường hơn là sự kết hợp một số yếu tố trong số các yếu tố này. Ở Australia, nơi mà luật cạnh tranh được xây dựng theo khuôn mẫu của Mỹ và châu Âu, loại hình cấu trúc thị trường sơ cấp được áp dụng. Các yếu tố cấu trúc thị trường mà tòa án xem xét là: (1) Số lượng và quy mô phân phối của những người bán độc lập, đặc biệt là cấp độ tập trung thị trường; (2) Mức độ các rào cản xâm nhập thị trường, hay mức độ dễ dàng để những công ty mới có thể tham gia thị trường và duy trì một thị trường có thể phát triển được; (3) Phạm vi mà các sản phẩm của ngành công nghiệp được định dạng thông qua sự phân biệt sản phẩm cuối cùng và khuyến mại; (4) Tính chất của “mối quan hệ dọc” với khách hàng và các nhà cung cấp và phạm vi hội nhập theo chiều dọc; và Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 22 (5) Bản chất của một thỏa thuận chính thức bất kỳ, ổn định và cơ bản giữa các công ty mà hạn chế khả năng của các công ty được hoạt động như các thực thể độc lập. Trong số các yếu tố của cấu trúc thị trường trên, các tòa án cho rằng điều kiện gia nhập thị trường là yếu tố quan trọng nhất vì “nó tạo độ dễ dàng để các công ty có thể gia nhập thị trường và tạo khả năng tập trung thị trường lâu dài; và đó cũng là mối đe doạ đối với việc tham gia thị trường của một công ty hoặc một nhà máy mới khi thị trường vận hành như người điều phối cuối cùng của hành vi cạnh tranh.” 11. Chuyển giao quyền theo Hiệp định TRIPS Điều 40 của Hiệp định TRIPS ghi nhận sự thống nhất của các thành viên WTO “rằng một số hoạt động hoặc điều kiện chuyển quyền sử dụng gắn với các quyền sở hữu trí tuệ có tác động kiềm chế sự cạnh tranh có thể có những ảnh hưởng tiêu cực tới thương mại và có thể làm cản trở quá trình chuyển giao và phổ biến công nghệ”. Trong những nghiên cứu ban đầu về vai trò của sở hữu trí tuệ đối với hoạt động chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển , UNCTAD đã xác định rõ một số qui định hạn chế trong các hợp đồng chuyển quyền sử dụng công nghệ mà áp đặt những qui định bất hợp lý cho bên mua công nghệ (Xem phần UNCTAD, Những vấn đề cơ bản phát sinh từ việc Chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển, (New York, 1975, Chương II) (UNCTAD, Major Issues Arising From the Transfer of Technology to Developing Countries, (New York, 1975), ch.II)). Điều 40 của Hiệp định TRIPS cho phép các quốc gia thành viên WTO áp dụng “các biện pháp thích hợp” nhằm kiểm soát các hoạt động chuyển quyền chống cạnh tranh và cho phép tham vấn giữa các thành viên WTO nhằm đảm bảo tuân thủ các qui định của luật cạnh tranh (đoạn 3). Điều 40.2 quy định rằng không điều khoản nào trong Hiệp định TRIPS có thể ngăn cản các nước thành viên “xác định rõ trong luật pháp của mình các hoạt động hay điều kiện chuyển quyền mà trong một số trường hợp đặc biệt cấu thành hành vi lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ và có tác động tiêu cực tới sự cạnh tranh trong thị trường có liên quan”. Điều 40.1 nêu rõ ba tác động tiêu cực của các hoạt động chuyển quyền, đó là những hoạt động (a) kiềm chế cạnh tranh; (b) tác động tiêu cực đến thương mại; và (c) có thể cản trở chuyển giao và phổ biến công nghệ. Điều 40.2 cho phép các nước thành viên “qui định rõ trong luật pháp của mình các hoạt động hay điều kiện chuyển quyền mà trong một số Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 23 trường hợp đặc biệt cấu thành hành vi lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ và có tác động tiêu cực tới hoạt động cạnh tranh trong thị trường có liên quan”. Điều 40.2 cho phép các nước thành viên qui định rõ trong luật pháp của mình “các hoạt động hay điều kiện chuyển quyền mà trong một số trường hợp đặc biệt cấu thành hành vi lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ và có tác động tiêu cực tới hoạt động cạnh tranh trong thị trường có liên quan”. Một số hoạt động chống cạnh tranh được liệt kê trong Điều khoản này bao gồm “các điều kiện về chuyển giao ngược trở lại quyền sử dụng độc quyền, các điều kiện ngăn ngừa thách thức đối với hiệu lực của việc chuyển quyền, và hoạt động lixăng cưỡng bức trọn gói” được xem xét phù hợp với luật pháp và những qui định liên quan của nước thành viên đó. Những hoạt động này được nêu trong danh mục 20 hoạt động phi cạnh tranh cấu thành hành vi lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ được qui định trong Bộ luật TOT. Bộ luật TOT và Điều 40.2 cũng đưa ra hướng dẫn cần thiết về các loại điều khoản trong hợp đồng chuyển quyền là đối tượng bị cấm theo qui định của pháp luật. Các nội dung này được liệt kê dưới đây: Điều kiện về chuyển giao ngược trở lại quyền sử dụng độc quyền Khi bên được chuyển quyền cam kết trao cho bên chuyển quyền quyền độc quyền sử dụng các cải tiến do bên được chuyển quyền tạo ra đối với công nghệ được chuyển giao, điều này có thể tác động một cách tiêu cực đến hoạt động cạnh tranh vì nó không có tác dụng khuyến khích bên được chuyển quyền tiến hành nghiên cứu và phát triển công nghệ. Qui định về chuyển giao ngược trở lại quyền sử dụng không độc quyền sẽ có tác dụng khuyến khích cạnh tranh vì nó tạo ra cách thức để bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền cùng chia sẻ các rủi ro của hoạt động đổi mới cải tiến. Thông thường, các điều kiện về chuyển giao ngược trở lại được xem xét phù hợp với cơ cấu tổng thể của hợp đồng chuyển quyền, với vị thế trên thị trường công nghệ của bên chuyển quyền, và với các yếu tố khác của thị trường có liên quan. Các bên đàm phán Bộ luật TOT thường lập luận rằng điều kiện chuyển quyền ngược nên bị lên án vì nó “cấu thành hành vi lạm dụng ưu thế vượt trội của bên chuyển quyền” và được qui định dựa trên cơ sở độc quyền và không xem xét hợp lí hay không qui định về các nghĩa vụ của bên chuyển quyền. Trở ngại đối với hiệu lực pháp lý Các bên đàm phán Bộ luật TOT đã thừa nhận rằng sự phân loại các điều khoản qui định về các trở ngại là một hành vi bất hợp pháp, tức là các điều khoản “yêu cầu bên được chuyển quyền cố gắng không gây trở ngại cho hiệu lực pháp lý của các bằng độc quyền Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 24 sáng chế và các loại hình bảo hộ khác đối với các sáng chế liên quan đến việc chuyển giao hoặc hiệu lực pháp lý của những chuyển nhượng khác theo yêu cầu hoặc đạt được bởi bên chuyển quyền”. Các nhà đàm phán từ nhóm các nước B khuyến nghị rằng việc loại trừ này chỉ nên áp dụng đối với các điều khoản áp đặt các trở ngại một cách bất hợp lý. Trong trường hợp bất kỳ, theo quy định tại Điều 40.2 và Bộ luật TOT, các trở ngại về quyền và nghĩa vụ của các bên phải được xác định phù hợp với luật áp dụng thích hợp. Một vấn đề có liên quan đã được xác định là có liên quan tới sự cạnh tranh là cố gắng thực thi các quyền sở hữu trí tuệ đã hết hiệu lực hoặc không tồn tại. Kinh doanh độc quyền Kinh doanh độc quyền được coi là loại hình kinh doanh bất hợp pháp theo Bộ luật TOT. Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, loại hình này xảy ra khi bên được chuyển quyền bị ngăn cấm không được chuyển quyền, bán, phân phối hoặc sử dụng những công nghệ đang cạnh tranh trên thị trường. Những thỏa thuận về kinh doanh độc quyền được đánh giá theo nguyên tắc hợp lý và người ta sẽ xem xét liệu những qui định hạn chế có nhằm đảm bảo những lợi ích hợp pháp như độ bảo mật đối với công nghệ được chuyển giao hay những nỗ lực hết mình của bên được chuyển quyền nhằm thực hiện các nghĩa vụ khuyến mãi hay phân phối hay không. Một số hình thức kinh doanh độc quyền về bản chất có thể bị phản đối theo quy định của một số hệ thống tài phán. Các hình thức này bao gồm hình thức tác động cưỡng bức từ bên thứ ba, tức là khi bên được chuyển quyền được chuyển giao công nghệ với điều kiện phải mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ một bên thứ ba. Nhằm xác định xem liệu thỏa thuận kinh doanh độc quyền có làm giảm cạnh tranh trong một thị trường có liên quan hay không, người ta sẽ xem xét mức độ mà hợp đồng chuyển giao có thể thúc đẩy việc khai thác và phát triển công nghệ của bên chuyển quyền, cũng như làm trở ngại tới việc khai thác và phát triển các công nghệ cạnh tranh. Khả năng về tác động cạnh tranh không lành mạnh sẽ có liên quan, không kể những yếu tố khác, tới thời gian kiềm chế kinh doanh độc quyền cũng như các yếu tố về cấu trúc thị trường như nêu trên. Hệ thống luật án lệ đã phát triển những cách thức gián tiếp nhằm ngăn ngừa việc kinh doanh độc quyền, như qui định về nghĩa vụ phải mua một số lượng sản phẩm tối thiểu nhằm ngăn ngừa việc mua sắm các sản phẩm cạnh tranh, hoặc qui định về việc đảm bảo thực thi nghiêm ngặt các điều khoản về nỗ lực của các bên có liên quan nhằm ngăn ngừa việc tiếp cận và sử dụng thực tế các loại công nghệ, hàng hóa hoặc dịch vụ cạnh tranh. Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 25 Thỏa thuận có điều kiện Một hình thức kinh doanh độc quyền thường được xem như một loại hình riêng là thỏa thuận cung cấp một sản phẩm hoặc công nghệ với điều kiện bên được chuyển quyền có thể mua sản phẩm khác hoặc một dòng sản phẩm khác từ nhà cung cấp. Thỏa thuận có điều kiện là một kế sách được các nhà cung cấp sử dụng khi họ sở hữu một sản phẩm có ưu thế trên thị trường và sản phẩm này được sử dụng nhằm mục đích phát huy các lợi thế cạnh tranh trên thị trường của sản phẩm đó trong thỏa thuận có điều kiện mà có thể không có được ưu thế thị trường. Quyền độc quyền theo quy định của pháp luật như độc quyền đối với sáng chế, bản quyền hoặc bí mật thương mại có thể là cơ sở của sức mạnh thị trường cho phép áp dụng thỏa thuận có điều kiện với các loại hình cung cấp khác. Nguyên tắc hợp lý được áp dụng đối với những vấn đề có liên quan và các cơ quan hành chính có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra hợp đồng chuyển quyền sử dụng công nghệ nhằm đánh giá xem liệu các tác động về mặt hiệu quả của loại hợp đồng này có mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng hơn tác động chống cạnh tranh hay không. Nghiên cứu của UNCTA về việc Kiểm soát các hoạt động hạn chế trong các giao dịch chuyển giao công nghệ (1982) (Control of Restrictive Practices in Transfer of Technology Transactions) đã xác định rõ các điều khoản hạn chế không chính đáng được qui định trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng công nghệ, theo đó bên được chuyển quyền bị bắt buộc phải mua “công nghệ bổ trợ, sáng chế và cải tiến trong tương lai, các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bên mua không mong muốn” hoặc hạn chế không chính đáng việc tiếp cận các nguồn công nghệ, hàng hóa hoặc dịch vụ như là một điều kiện để được sử dụng công nghệ được chuyển giao, trong trường hợp những hạn chế này không phải là để đảm bảo chất lượng hoặc hiệu năng của sản phẩm được sản xuất theo hợp đồng chuyển quyền. Kiềm chế giá cả Việc bên chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ trong một sản phẩm để định giá bán lại của sản phẩm đó thực chất được coi là một hoạt động trái phép. Tuy nhiên, khi đối tượng của hợp đồng chuyển quyền là quyền sở hữu trí tuệ và không liên quan đến việc cung cấp sản phẩm mang đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đó, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã cho phép bên chuyển quyền được định giá bán đầu tiên đối với sản phẩm được cấp bằng độc quyền sáng chế. Cần phân biệt rõ trong trường hợp này giữa việc định giá dọc mà có thể không bị phản đối và việc định giá ngang giữa các đối thủ cạnh tranh mà về bản chất luôn là một hành vi trái phép. Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 26 Chuyển giao chéo quyền sử dụng và sự thỏa thuận chung Thỏa thuận về chuyển giao chéo quyền sử dụng và sắp xếp chung vốn đối với quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu quyền có thể có tác động ủng hộ cạnh tranh vì chúng giúp kết hợp các loại công nghệ bổ trợ và tránh các chi phí giao dịch và kiện tụng. Mặt khác, nếu những thỏa thuận này được thực hiện theo giá tập thể hoặc bao gồm qui định kiềm chế đầu ra, như thông qua qui định về tiếp thị các quyền sở hữu trí tuệ chung, chúng có thể được xem như một hành động chống cạnh tranh. Chẳng hạn, hợp đồng chuyển giao bản quyền âm nhạc được Tòa án tối cao Hoa Kỳ xem xét là có thể chấp nhận được bởi vì giá chuyển giao đã được chứng minh là cần thiết nhằm tạo ra một sản phẩm mới. (xem vụ việc tranh chấp giữa Broadcast Music, Inc. với Columbia Broadcasting System, Inc 441 US, 1, 23 (1979). Tuy nhiên, khi các thỏa thuận về chuyển giao chéo quyền sử dụng hoặc sự thỏa thuận chung tạo cơ chế cho việc xác định giá cả hoặc phân chia thị trường, về bản chất chúng đều là hoạt động trái phép (xem vụ tranh chấp United States với New Wrinkle, Inc. 342 US 371 (1952)) Khi các thỏa thuận về chuyển giao chéo quyền sử dụng được thực hiện giữa các đối thủ cạnh tranh, người ta cần xét xem liệu rằng, khi không tồn tại các thỏa thuận này, các đối thủ cạnh tranh có thể thâm nhập thị trường bằng chính thực lực của mình hay không. Hành vi ngăn chặn việc chuyển giao chéo quyền sử dụng hoặc sự thỏa thuận chung giữa các đối thủ cạnh tranh, những người nắm giữ quyền lực thị trường, có thể là hành động chống cạnh tranh xét về mặt động cơ hoặc trên thực tế (vụ tranh chấp giữa Northwest Wholesale Stationers, Inc. v. Pacific Stationery & Printing Co., 472 US 284 (1985)). Hành vi cố ý ngăn chặn có thể tạo ra một cuộc tẩy chay ban đầu mà về bản chất là trái phép. Sự thỏa thuận chung có thể làm chậm lại những cải tiến và do đó cũng ảnh hưởng đến sự cạnh tranh, thông qua việc ngăn không cho những người tham gia bắt đầu tiến hành hoạt động nghiên cứu và phát triển. Những thỏa thuận như vậy có thể có tác động khuyến khích cạnh tranh nếu sự thỏa thuận chung đó có thể giúp khai thác các nền kinh tế tương đồng và kết hợp các khả năng bổ sung của các thành viên chung. Những hạn chế về việc sử dụng nhân lực Bộ luật TOT qui định rằng những điều khoản đòi hỏi bên được chuyển quyền phải sử dụng nhân sự do bên chuyển quyền chỉ định được coi là không hợp lí, “ngoại trừ trường hợp nếu việc này là cần thiết để đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động chuyển giao công nghệ”, tức là trong trường hợp qui định hạn chế này đã được áp dụng quá thời hạn và bên chuyển quyền đang có nguồn nhân lực đã được đào tạo một cách thích đáng để giới thiệu Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 27 cho bên được chuyển quyền. Trong trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ qui định việc sử dụng nhân sự do bên chuyển quyền chỉ định trong phạm vi ngoài giai đoạn chuyển giao, nó có thể được mô tả như một gói giao dịch độc quyền riêng biệt trong đó các dịch vụ không cần thiết được qui định cùng với công nghệ được chuyển quyền sử dụng. Những hạn chế về những thay đổi thích ứng Bộ luật TOT qui định rằng, theo nguyên tắc hợp lý, những điều khoản cản trở khả năng của bên được chuyển quyền trong việc sửa đổi công nghệ được chuyển giao cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể được coi là không hợp pháp. Những qui định bị cấm bao gồm qui định ngăn không cho bên được chuyển quyền sửa đổi công nghệ được nhập cho phù hợp với đặc điểm của nước nhập, hay qui định bắt buộc bên được chuyển quyền thực hiện những thay đổi không cần thiết và không mong muốn về các chi tiết kĩ thuật hay kiểu dáng. Các điều kiện về đại diện hoặc bán độc quyền Theo Bộ luật TOT, các qui định yêu cầu bên được chuyển quyền sử dụng công nghệ trao các quyền đại diện hay bán hàng độc quyền cho bên chuyển quyền, hoặc cho người được bên chuyển quyền chỉ định được coi là bất hợp pháp. Trường hợp ngoại lệ ở đây được áp dụng cho các hợp đồng sản xuất hoặc thầu phụ theo đó các bên thống nhất rằng toàn bộ hoặc một phần sản phẩm được sản xuất theo hợp đồng chuyển giao công nghệ sẽ được phân phối bởi bên chuyển quyền hoặc người được bên chuyển quyền chỉ định. Những hạn chế về xuất khẩu Các nhóm đàm phán Bộ luật TOT đã thống nhất rằng những hạn chế về xuất khẩu được liệt kê như một qui định bất hợp pháp, và rằng rất khó có thể đạt được sự đồng thuận về việc liệu những hạn chế này có thể được biện minh là hợp lí hay không. Quan điểm của Nhóm quốc gia B và D cho rằng các hạn chế về xuất khẩu có thể được coi là hợp lí khi việc này được coi là cần thiết nhằm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của bên chuyển quyền tại các nước đang phải áp dụng những hạn chế này, hay nhằm bảo vệ tính bảo mật của bí quyết kĩ thuật có liên quan. Ngoài ra, hạn chế về xuất khẩu cũng được phép khi bên chuyển quyền chuyển giao quyền sử dụng độc quyền cho một bên khác. Ngôn từ được sử dụng cho việc giới hạn xuất khẩu thường được bắt đầu bằng việc cấm“các qui định hạn chế mà ngăn cản hoặc cản trở đáng kể việc xuất khẩu, bằng các giới hạn về định lượng Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 28 hay lãnh thổ hay thỏa thuận chấp thuận trước cho việc xuất khẩu” trừ khi “những hạn chế này được chứng minh là hợp lí nhằm bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền’. Những hạn chế về quảng cáo Theo Bộ luật TOT, những hạn chế áp dụng đối với các hoạt động quảng cáo và xúc tiến được thực hiện bởi bên được chuyển quyền được coi là chấp nhận được khi việc này được coi là cần thiết để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, uy tín kinh doanh hoặc danh tiếng của bên chuyển quyền, để bảo vệ thông tin mật, bảo vệ người tiêu dùng hoặc các lý do khác liên quan tới độ tin cậy của sản phẩm. Điển hình của những hạn chế được coi là chấp nhận được theo trường hợp vừa nêu là những giới hạn được áp dụng bởi sự cần thiết cần đảm bảo rằng các nhãn hiệu hoặc kiểu dáng công nghiệp đã đăng kí được quảng cáo phù hợp với văn bằng bảo hộ tương ứng. Những hạn chế về quảng cáo không dựa trên những lí do này sẽ được xem xét kỹ về ảnh hưởng của chúng đến cạnh tranh. Trong số này có thể là việc dựng lên các rào cản xâm nhập thị trường thông qua hoạt động cản trở quảng cáo. Những hạn chế sau khi hết thời hạn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Các nhóm đàm phán Bộ luật TOT đã thống nhất rằng những điều khoản trong hợp đồng chuyển giao công nghệ qui định việc thanh toán hay ấn định những nghĩa vụ khác cho bên được chuyển quyền sau khi hết thời hạn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là những qui định hạn chế không thể chấp nhận được. Tương tự, những qui định được áp dụng đối với bên được chuyển quyền sau thời hạn hiệu lực của hợp đồng chuyển giao cũng mang tính hạn chế như vậy. Những qui định hạn chế khác Trong quá trình đàm phán Bộ luật TOT, các nhóm nước đã xác định được các hoạt động được coi là các hạn chế không hợp lí, nhưng họ chưa đạt được sự nhất trí về việc liệu những hoạt động như vậy có nên bị cấm đoán hay không. Tuy nhiên, Điều 40.2 cho phép các nước thành viên qui định rõ trong luật pháp của mình “các hoạt động hay điều kiện chuyển quyền trong một số trường hợp đặc biệt cấu thành hành vi lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ và có tác động bất lợi tới cạnh tranh trong thị trường có liên quan”. Những hoạt động này bao gồm: (i) các giới hạn về phạm vi, khối lượng và năng lực sản xuất của bên được chuyển quyền; (ii) sử dụng các điều khoản kiểm tra chất lượng trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu ngoại trừ mục đích nhằm bảo vệ nhãn hiệu; (iii) bắt Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 29 buộc bên được chuyển quyền phải góp vốn cổ phần hoặc yêu cầu bên chuyển quyền tham gia vào hoạt động quản lý của bên được chuyển quyền như một điều kiện để cung cấp công nghệ; (v) Thời hạn dài không cần thiết của hợp đồng chuyển quyền; và (vi) các hạn chế về phổ biến và/hoặc sử dụng tiếp công nghệ được chuyển giao. Tại hội nghị bộ trưởng các nước thành viên WTO năm 1996 tại Singapore, Nhóm công tác về Chính sách Thương mại và Cạnh tranh của WTO đã được thành lập để xem xét các vấn đề có quan hệ tương hỗ với nhau, kể cả mối quan hệ giữa việc chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ và chính sách cạnh tranh. Tuy nhiên, cho tới nay, các nước thành viên WTO vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về vấn đề hài hoà hóa luật cạnh tranh.